רישום סיסמה כסימן מסחר

מדיניות מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים לעניין רישום סיסמאות כסימני מסחר התבטאה בהחלטה בהתנגדות לרישום סימן מסחר מספר 112645 "מי זך – מחזירים את הטבע למים". בהחלטה ההיא הסביר הרשם שלצורך רישום סיסמה כסימן מסחר, נדרש שהסיסמה תרכוש כשלעצמה אופי מבחין, כך שהציבור יזהה את הסיסמה כמייצגת את הטובין אליו היא מתייחסת: 
"חשוב להדגיש, כי הקהל צריך לקשר את הסיסמה עצמה גם ללא הסימן (השם המסחרי), עם מקור הטובין. בכך הסיסמה יצרה את אותה "משמעות משנית", אותו אופי מבחין שנחוץ לה, כדי להירשם כסימן מסחר".
הרשם הוסיף וציין כי ראוי שהסיסמה המתבקשת לרישום תירשם על המוצר ותוטבע עליו באופן שתסמן אותו כמקור הטובין, כך שהציבור יוכל להבין את הסיסמה ולקשרה עם המוצר ומקורו. 

בעקבות ההחלטה הנ"ל, ולאור ריבוי הבקשות לרישום סיסמאות כסימני מסחר באותה עת, פורסם ביום 17.8.2004 חוזר רשם מס' מ.נ. 29, שעסק ברישום סיסמא כסימן מסחר, ופירט את המבחנים לפיהם תיבחן כשירות לרישום סיסמה כסימן מסחר.
החוזר קבע כי סיסמה ככלל נחשבת כסימן מסחר החסר אופי מבחין ו/או נוגעת במישרין למהות הטובין, וככזו סיסמה אינה ראויה לרישום על פי ס' 8 לפקודת סימני המסחר. על כן, על פי החוזר, כדי שסיסמא תהיה ראויה לרישום, נדרש שיתקיימו בה 2 תנאים מצטברים:
• היא רכשה אופי מבחין כתוצאה משימוש. 
• יוכח כי היא כשלעצמה מקשרת בעיני הציבור בין הטובין או השירותים שביחס אליהם התבקש הרישום לבין מקורם. 

חוזר הרשם נשען למעשה על הלכה קיימת כי סימן משבח כללי אינו ראוי להירשם כסימן מסחר אלא צריך להישאר פתוח למסחר. בהתאם לכך, גם סיסמאות מתארות המתייחסות לטיב הטובין או השירותים בעניינם מתבקש הרישום, גם אם הוכח כי הן אכן מקשרות בעיני הציבור לעניין מקורם, לא יהיו כשירות לרישום. 

עם השנים, במסגרת החלטות נוספות, פורש עיקרו של מבחן הכשירות לרישומה של סיסמה כסימן מסחר, כי הוא אינו בצורת הסיסמה כי אם במטרתה - סיסמה שמטרתה לסמן את המוצר באופן שיוצר שיוך בינה לבין הטובין או השירותים המסומנים עצמם תאושר לרישום, בשונה מסיסמה שמטרתה קידום שיווקי של המוצר.
למעשה חוזר הרשם פורש ככזה שאינו קובע הלכה ייחודית לעניין רישומם של סיסמאות כסימני מסחר, ובחינת כשירות סיסמה לרישום כסימן מסחר היא בהתאם לבחינה המקובלת לעניין רישום סימנים בעלי אופי מתאר , מרמז או כאלה הצריכים להישאר פתוחים לציבור.

בהמשך לקו פרשנות זה, בהחלטת סגן הרשם בעניין בקשתה של די קארד לרישום הסיסמא "A Diamond in Your Pocket" כסימן מסחר, ציין סגן הרשם כי אם הסיסמה היא בעלת אופי מבחין אינהרנטי אין צורך להידרש לתנאי של אופי מבחין נרכש. סגן הרשם אף הרחיב והוסיף כי סיסמה יכול שתאושר לרישום גם טרם נעשה בה שימוש בפועל. 
במקרה של די קארד, הסיסמה שהתבקשה לרישום התייחסה ישירות למוצר עצמו ואף הגדירה אותו. הסיסמה הייתה למעשה שם המוצר. סגן הרשם קבע כי סיסמה זו, על אף שלא רכשה אופי מבחין, הינה בעלת אופי מבחין אינהרנטי ועל כן אישר את רישומה (בקשה לרישום סימן מסחר מס' 187420 "A Diamond in Your Pocket").

ביום 8.12.2011 הביע בית המשפט המחוזי את עמדתו בסוגיה זו של כשירות רישום סיסמאות כסימני מסחר, במסגרת פסק דינו בתיק ע"ר 21488-05-11 Eveready Battery Company Inc. נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר.
בית המשפט המחוזי דן בהרחבה בסוגיית רישום הסיסמאות וקבע: 
"העובדה שמטרת הסיסמא היא לפרסם את הטובין או לקדם את שווקם אינה שוללת, בהכרח, את כוחה של הסיסמא לבדל את הטובין ולשייכה למקורם ואין מניעה אינהרנטית לכך ששתי מטרות אלו, היינו, פרסום המוצר וקידום שווקו, מחד, ובידולו ממוצרים מתחרים, מאידך, תדורנה זו עם זו בכפיפה אחת. המסקנה העולה מן האמור היא, שיש לבחון את כשירותה לרישום של סיסמא בדיוק באותו האופן שבו נבחן כל סימן אחר, מבלי שלחובתה של הסיסמא תיזקף הנחה אפריורית בדבר חוסר כושרה לשאת אופי מבחין מולד."   

בית המשפט אף הבהיר מהם המבחנים שישמשו לצורך בחינת השאלות "כיצד תיתפס הסיסמא בעיני קהל היעד" ו"האם יש בכוחה לשייך את הטובין למקורם", והסביר כי לצורך עניין זה :
"יש לבחון אפוא את מכלול הנתונים וביניהם: תוכנו של המסר, אופן הצגתו, שפת הצגתו, אורכו של המסר, מידת קליטותו, מהות הטובין ומיהותו של קהל היעד". 

כמבחן עזר הציע בית המשפט את השאלה: "האם אפשר להניח, כי צרכן המעוניין בטובין יכנס לבית עסק ויבקשם מהזבן תוך שהוא נוקב בסיסמא". בהתאם לפסק הדין, "תשובה חיובית לשאלה זו עשויה לתמוך במסקנה, כי הסיסמא מסוגלת לשייך את הטובין למקורם ולשמש כסימן מסחר - בתנאי, כמובן, שיתקיימו לגביה כל יתר התנאים שבהם חייב לעמוד סימן מסחר ובכלל זה העדרה של עילת פסלות על פי סעיף 11 לפקודת סימני המסחר".  

בעקבות הכרעת בית המשפט, יצאה מטעם רשות הפטנטים ביום 5.1.2012 הודעה על ביטול חוזר רשם מ.נ. 29. בהודעה זו למעשה קיבלה על עצמה רשות הפטנטים את ההלכה המנחה שנקבעה בבית המשפט המחוזי.